• מאמרים
  • דיני אינטרנט והייטק
  • דיוור חודשי
  • החלטות, פסקי דין וחקיקה
  • על פטנטים, מלאכים וטרולים
  • @title@

    הגנת פטנט על תוכנה

    3.1 הגנת פטנט לעומת הגנת זכות, היוצרים
     
    כאמור בפרק השני לעיל, סוג הגנת הקניין הרוחני המקובל להגנה על תוכנות מחשב הינו הגנת זכויות היוצרים. הגנה זו נעשית בדרך כלל על ידי השוואת תוכנת המחשב, בין אם בחקיקה ספציפית בחוקי זכויות יוצרים ובין אם בפסיקה, ליצירה ספרותית המוגנת על ידי זכויות יוצרים.
    אולם סוג הגנה על תוכנה כזה אינו היחיד האפשרי. כבר ב1981- קבע ביהמ"ש העליון של ארה"ב בפ"ד Diamond V. Diehr[1] כי ניתן לרשום פטנט על המצאות קשורות לתוכנה.
    ישנם הבדלים ניכרים בין ההגנה שמעניק רישום פטנט לבין הגנת זכויות היוצרים, הנובעים מההבדלים במטרותיהן השונות של ההגנות. מטרת זכות היוצרים היא להגן על יצירה אינטלקטואלית של אדם ללא קשר הכרחי לערכה הכלכלי (ביסודה משמשת הגנה ליצירות אמנותיות): לעומתה הגנת הפטנט היא בעלת מטרה מסחרית כלכלית ומוענקת להמצאות בעלות אופי טכנולוגי מסחרי וערך כלכלי, המהוות חידוש המצאתי לעומת המצאות קודמות.
     
    ההבדלים העיקריים בין הגנת זכות היוצרים להגנת הפטנט מפורטים להלן:
     
    א. זכויות יוצרים
    בדרך כלל הדרישה היחידה היא מקוריות היצירה, במובן היותה פרי המאמץ האינטלקטואלי של היוצר עצמו. לאחר חתימתה של ארה"ב על אמנת ברן ב1989-, גם בארה"ב לא נדרשת יותר הגשת בקשה לרישום היצירה לצורך קיום ההגנה (אם כי רישום כזה מעניק יתרונות ראייתיים).
     
    רישום הפטנט ע"י רשם הפטנטים הינו הכרחי לקיום ההגנה והרישום ביומן הרשמי הוא המעניק את ההגנה (רישום קונסטיטוטיבי), כדי שהבקשה תהיה כשירה מבחינה מהותית לרישום נדרשת הוכחת תנאים רבים ולכן הכנת הבקשה הינה מסובכת והליך הרישום בדרך כלל ארוך. התנאים הנדרשים עפ"י חוק הפטנטים, תשכ"ז[2]1967- (דרישות דומות מופיעות בחוקי הפטנטים של מרבית מדינות העולם) לרישום פטנט הינם:
     היות בקשת הרישום מפרטת[3]: 1) המצאה 2) המסתיימת במוצר או שהינה הדרך להגיע למוצר 3)חדשה בעולם (במובן של אי פרסום קודם) 4) מועילה כלכלית ו5-) והמהווה התקדמות המצאתית inventive step( i) - אינה נראית כ"מובנת מאליה" לאיש מקצוע.[4]
     
    א .זכויות יוצרים . בדרך כלל משך חיי המחבר + 70 שנה או 50 שנה.
    ב. פטנט - 20 שנה ממועד הבקשה, ללא אפשרות חידוש.
     
    זכויות יוצרים - נדרשת הוכחת העתקה בפועל של חלק מהותי מהיצירה (בהיבט כמותי ו/או איכותי).
    פטנט - כל מוצר זהה או דומה במידה מסוימת מפר את הפטנט אף אם פותח עצמאית.
     
    מאפיין
    זכויות יוצרים   
    פטנט
     
    תנאי קיום
    מקוריות בלבד
    רישום (לאחר קיום תנאים טכניים רבים)
    משך ההגנה
    חיי המחבר - 50 שנה            או 70 שנה
    20  שנים
    הפרה והוכחתה
    מהותית הוכחת
    העתקה בפועל
    זהות או דמיון בלבד
    מספיקים לקיום הפרה
                   
     
     
    עקב דמיונה של תוכנת מחשב ותרשימי הזרימה שביסודה לתהליכים מחשבתיים של אדם, בניגוד לאופי הטכני-מכאני של תהליך מוגן פטנט, ואופייה התעשייתי כלכלי של הגנת הפטנט, מקובל בעולם כי תוכנות מחשב אינן כשירות לקבלת פטנט וכי ההגנה המתאימה ביותר עבורן במסגרות הקניין הרוחני הקיימות היא בתור 'יצירה ספרותית' במסגרת דיני זכויות היוצרים.
    במדינות רבות בעולם, כולל ארה"ב, נחקקו במהלך שנות ה80- חוקים מיוחדים הקובעים זאת, חלקם מנסים להתמודד עם הבעיות המיוחדות שמעוררת הגנה כזו על תוכנות מחשב לעומת יצירה ספרותית רגילה (אופיין המסחרי כלכלי של התוכנות, קצב ההתפתחות המסחרר של תעשיית התוכנה, קלית ההעתקה, וכו'.
    מגמה זו של הגנה על תוכנת מחשב באמצעות זכות יוצרים, תוך שלית הגנת הפטנט על תוכנה קיבלה ביטוי בפסיקה: בפס"ד משנת 1972 קבע ביהמ"ש העליון בארה"ב[5] כי יש להתייחס לאלגוריתם או מסחה מטימטיתכאל חוק טבע, מעפעדת טבעית, כצעדים מחשבתיים או מושגים אינטלקטואליים מופשטים אינם זכאים להגנת פטנט.
     
    בפסה"ד:Diamond v. Diehth[7] משנת 1981 קבע כאמור ביהמ"ש העליון של ארה"ב במפורשכי ניתן לרשום פטנט על המצאות קשורות לתוכנה. בפסה'ד התקבל הערעור כנגד סירובו של משרד הפטנטים לרשום כפטנט תהליך תעשייתי לטיפול בגומי סינתטי, אשר החידוש בו היה עיבוד נתונים בעזרת תוכנה אשר ייעל את התהליך.
    בפסה"ד נקבע לראשונה במפורש בביהמ"ש העליון של ארה"ב, כי ניתן לרשום פטנט גם על אלגוריתם מתמטי (העומד בבסיס תוכנת המחשב), כאשר זה אינו בא לפתור בעיה מתמטית נתונה או אבסטרקטית, או חוזר על נוסחה ידועה, אלא כאשר הוא מיושם בתהליך או מכלול אשר מבצע פונקציה עליה באים חוקי הפטנט להגן (כגון הליך תעשייתי). כמו כן נקבע כי את בקשת הפטנט יש לבחון בשלמותה, כמכלול אחד.
    הסוגיה הבעייתית ביותר ברישום פטנט על תוכנת מחשב בארה"ב הינה האם התוכנה נכללת בגדר התחומים המוגדרים בחוק כניתנים לרישום פטנט. תחומים אלו המכונים " Statutory subject Matter" כוללים:[8]
    1) תהליכים (Processes)
    2) מכונות  (Machines)
    3) חומרי יצור  (Articles of Manufacture)
    4) הרכבים של חומר  (Compositions of Matter)
    המבחן הבסיסי במשא זה שהתגבש בפסיקה מאז פס"ד Diehr היא האם התוכנה מהווה אלגוריתם מתמטי בפני עצמה, שאז היא אינה ברת רישום כיון שאינה חלה בגדר תחומים אלו.
    מבחן בין שני שלבים אומץ לצורך בחינת שאלה זו:
    האם בקשת הרישום חוזרת, ישירות או בעקיפין, על אלגוריתם מטימטי. אם לא התוכנה הינה ברת רישום
    אם כן היא עדיין ברת רישום אם האלגוריתם עונה על אחד מהתנאים הבאים:
    הוא מיושם באופן ספציפי לצורך הגדרת או ייעול התהליך המבוקש להגנה.
    הוא מהווה חלק מתהליך בר הגנה לפי חוקי הפטנטים.
    לפס"ד Diehr נוספו פסקי דין רבים, בעיקר של ביהמ"ש לערעורים על החלטות רשם הפטנטים (ה-C.C.P.A., ארקעה שבוטלה מאז) אשר חזרו על קביעה זו. בעקבות פסה"ד והפסיקות הנוספות הוציא גם משרד הפטנטים הנחיה בה הוא חוזר על גישת פסה"ד[9]. מאז פסה"ד והוצאת ההנחיה גדל מארד מספר הבקשות שהוגשו לרישום פטנט על תוכנת מחשב או המצאות הקשורות לתוכנה (ראה להלן(.
    הרישום מתבצע בדרך כלל בסיווג פטנט מס' 364 שכותרתו הינה "מחשבים אלקטרוניים ומערכות עיבוד נתונים" והוא ה"סוג המיוחד למכשירים חשמליים ושיטות מתאימות לביצוע פעולות עיבוד נתונים אשר בהן יש שינוי ניכר בנתונים או לביצוע פעולות חישוב" כהגדרת משרד הפטנטים האמריקאי.
    "עיבוד נתונים" מוגדר בהקשר זה על ידי המשרד כ"פעולה שיטתית בנתונים בהתאם למערכת כללים אשר מסתיימת בשינוי ניכר בנתונים."
    "פעולות חישוב" מוגדרות כפעולות אריתמטיות ו/או לוגיות מוגבלות המבוצעות על או עם אותות המייצגים מספרים או ערכים."
    כיום נעשה שימוש ברישום פטנטים על המצאות הקשורות לתוכנה בעיקר בתחומים על בקרת תהליכים, שיטות עסקיות ישימות מחשב ומימשקי אדם-מחשב.
    בדיקה שנערכה על ידי הועדה לזכויות קניין במדור המחשבים של לשכת עוה"ד במדינת מישיגן לגבי פטנטים על תוכנות בעלות השלכות עסקיות 'טהורות' שהתקבלו בארה"ב בין שנת 1982 (לאחר פס"ד Diehr האמור) לבין סוף שנת 1990 בשניים מסיוגי המשנה של סיווג 364 העלתה[10] כי מ5- פטנטים כאלו שהוענקו בשנה ב1982- עלה המספר ל50- בשנת 1990.
    הנטייה הגוברת של משרד הפטנטים לרשום פטנטים על תוכנה הוכרה גם בבתי המשפט הפדראליים בפסה"ד Merill-Lynch[11] אישר בית משפט פדראלי ב1983- כי תוכנה המציגה שיטת עיבוד נתונים לצורך ניהול חשבון מזומנים (CMA Cash Management Account)  תלה בגדר הנושאים הניתנים לרישום פטנט לפי החוק (ה ,(Statutory Subject Matter - ולכן הפטנט שרשמה חברת Merill-Lynch על התוכנה הינו תקף, זאת למרות שהבקשה אינה מפרטת כל מכשיר או חומרה לביצוע פעולת הניהול עצמה.
    מגמת הענקתפטנט על תוכנה, כמו גם העימות בין מצדדי ומתנגדי מגמה זו, הולכים וגוברים. העימות בין הצדדים הגיע לשיא עם הענקת פטנט לחברת Compton New Media על טכניקות לחיפוש מידע במאגרי נתונים בשיטת המולטימדיה, טכניקות בהן משתמשות חברות רבות. בעקבות הביקורות הרבות מצד אנשי התעשייה ומשפטנים הודיע רשם הפטנטים בצעד יוצא דופן כי הפטנט ייבחן מחדש בעקבות מידע חדש[12].
    בין המשפטים הבודדים שעסקו עד כה בתוקפם ובהפרתם של פטנטים על תוכנה, היה המשפט המפורסם בו תבעה חברת Stac Electronics את חברת Microsoft בטענה כי תוכנת הDoubleSpace- ששיווקה מיקרוסופט כחלק מתוכנת DOS 6, מפרה שני פטנטים בבעלותה המרכיבים את תוכנת דחיסת המידע במחשבים אישייםStacker  שבבעלותה.[13] לאחר שהמושבעים פסקו פיצויים בסך 120 מיליון דולר לטובת Stac, ובית המשפט הוציא צו מניעה וצו המורה למיקרוסופט להחזיר את כל עותקי התוכנה שהופצו בעולם המפרים את הפטנטים, הגיעו הצדדים לפשרה, במסגרתה רכשה מיקרוסופט חלק ממניות Stac בסכום נכבד.
    למרות המשך המחלוקת בין מצדדי ומתנגדי רישום פטנטים על תוכנות מחשב, מספר החלטות שניתנו לאחרונה בבית המשפט הפדראלי לערעורים, מעידות כי המגמה לאפשר רישום פטנט על תוכנה התחזקה במידה כזו, כך שגם אזכור פורמאלי לחומרה מסוג כלשהו, מכשירה את הבקשה לרישום פטנט.
    כך בעניין Alappat[14] קבע בית המשפט (שדן בעניין בהרכב מלא של אחד עשר שופטים - en banc) כי המצאה העוסקת בדרך לשנות את מידת ההארה של פיקסלים המוצגים על מסך, כך שהתנועות הגליות שלהם יהיו פחות מחודדות, הינה המצאה של מכונה כשירת פטנט, ולא של אלגוריתם מתמטי בלתי כשיר לרישום.
    בית המשפט הסתמך במידה רבה על רכיבים אלקטרוניים שנכללו בבקשה, כגון, פילטרים, זיכרונות ROM ויחידות לוגיות אריתמטיות. כמו כן קבע בית המשפט כי מחשב רגיל המתוכנת על ידי תוכנה חדשה יכול להיחשב כ"מכונה" חדשה כשירת פטנט.
    בעניין Lowry[15] קבע בית המשפט כי מבני נתונים המאוחסנים בזיכרון מחשב מייצגים מבנים חשמליים או מגנטיים בזיכרון מחשב היכולים לגרום לשיפור מוחשי בתפקוד המחשב, ולכן הינם כשירים לרישום ואינם מידע אבסטרקטי; כמו כן קבע בית המשפט כי דוקטרינת החומר המודפס (הקובעת כי כדי לרשום פטנט על מידע מודפס יש להראות קשר פונקציונאלי בינו לבין הנייר עליו הוא מודפס) אינה חלה על מידע המעובד על ידי מכונה.
    גם בעניין Beauregard[16] קבע בית המשפט כי תוכנות מחשב המוטבעות בדיסקטים כשירות לרישום פטנט ודוקטרינת החומר המודפס אינה חלה עליהם.
    לעומת זאת בעניין Trovato[17] קבע בית המשפט כי המצאה המפרטת שיטה לחישוב מרחק בין שתי נקודות בחלל מופשט כלשהו, חוזרת על אלגוריתם מטימטי ואין בה דבר מעבר לאלגוריתם המטימטי, וכיון שכך אינה כשירה לרישום. שלא כבעניין Alappat, ההמצאה לא פירטה דבר מעבר לתרשימי זרימה בדבר אופן החישוב המטימטי, ולא הייתה כל התייחסות לחומרה העומדת בבסיס ההמצאה או שעליה מיושמת ההמצאה.
    בעקבות אי הודאות שנוצרה בקשר לרישום פטנט על תוכנה קיים משרד הפטנטים דיונים ארוכים, שכללו ועידות ושימועים לשם גיבוש עמדה בנושא, ובעקבותיהם פירסם בפברואר 1996 גרסה סופית של הנחיות, אשר נועדו להנחות את בוחני המשרד בבחינת כשירות הבקשות לרישום.[18] להנחיות אין מעמד נורמטיבי, והן גובשו על סמך ההלכות שנקבעו בבתי המשפט.
    ההנחיות מקלות על כשירות רישום פטנט על תוכנה, והן כוללות את החזקות הבאות, אותן יניח המשרד בעת בחינת כשירות הבקשה בשלמותה לרישום:
       מחשב או כל מכשיר אחר הניתן לתכנות אשר פעולותיו נשלטות על ידי
          תוכנת מחשב  או צורה אחרת של תוכנה יחשב כ'מכונה' (
    "machine") לפי   
          החוק.
        זיכרון הנקרא על ידי מחשב אשר יכול להורות למחשב לפעול באופן מסוים    
          כאשר הוא בשימוש על ידי המחשב יחשב כ'חומר ייצור' (
    "article of   
         
    manufacture") לפי החוק.
        סדרה של צעדי ביצוע ספציפיים שיבוצעו על ידי או בעזרת מחשב יחשבו    
          כ'תהליך' (
    "process") לפי החוק.
     
     
    החל מיוני 1995 עומד לרשות מבקשי רישום הפטנט בארה"ב כלי יעיל וזול, המעניק למבקש יתרונות רבים, בעיקר לגבי חברות Start Up המפתחות טכנולוגיה חדשה הנמצאת בשלביה הראשוניים. כלי זה הינו הליך הבקשה הזמנית, שהוכנס לחוק הפטנטים האמריקאי כחלק מהחוק ליישום הסכמי GATT.[19]
    הבקשה הזמנית הינה הליך פרוצדוראלי המקדים את בקשת הפטנט הרגילה בפרק זמן של עד שנה אחת, שמטרתו היא לאפשר למגיש בקשה זו בארה"ב ליהנות מדין הקדימה של אותה שנה, במהלכה הוא יכול להגיש בקשת פטנט בכל מדינה אחרת החברה באמנת פריז (עוד לפני הגשת בקשת הפטנט עצמה בארה"ב). תאריך הגשת הבקשה הזמנית 'נתפס' על ידי המגיש, וכך הוא יכול למנוע רישום פטנט זהה הן בארה"ב והן בשאר המדינות החברות באמנת פריז, וזאת בטרם השקיע את הזמן והכסף הרבים הנדרשים על מנת להגיש בקשת פטנט רגילה. 
    הבקשה הזמנית הינה הליך זול (אגרת הרישום עולה בין 75 ל- 150 דולר), ופשוט מבחינה פורמאלית: אין צורך לתאר את התביעות הנדרשות (claims) ואין צורך לצרף Information Disclosure Statement, אלא את תיאור ההמצאה ואופן היישום והשימוש בה בצורה תמציתית וברורה, כך שאדם הבקי בתחום ההמצאה יוכל להבין ולהשתמש בהמצאה (בדרך כלל תרשימים ושרטוטים כלליים יידרשו בכל זאת).
    במידה ותוך שנה לא מוגשת בקשה רגילה לרישום פטנט, בטלה הבקשה הזמנית מאליה. הבקשה והמידע הכלול בה אינם מפורסמים בשום פרסום רשמי והבקשה אף אינה נבחנת על ידי בוחני משרד הפטנטים, כך שבמידה והחליט המבקש שלא להמשיך לרישום פטנט, לא נחשף כל מידע רגיש מבחינתו. תקופת הבחינה מתחילה רק החל ממועד הגשת הבקשה הרגילה.
    לאחרונה, עלו ספקות רבים לגבי עוצמתה של ההגנה שמעניקה הבקשה הזמנית, לאור החלטה חשובה במיוחד שנתקבלה ע"י ועדת הערעורים המורחבת של לשכת הפטנטים האירופית. החלטה G 02/98 לא מתייחסת, אמנם, לבקשות זמניות דווקא, אך הדין שנקבע בה רלוונטי ותופס גם לגבי בקשות כאלה.
    לגופו של עניין, דנה ההחלטה בהיקף ההגנה שמעניקה זכות הבכורה (שניתנת במדינות אחרות מכוח הגשת בקשה לפטנט במדינה אחת), לאור העובדה שבין הגשת הבקשה הראשונה לפטנט, לבין הגשת הבקשות הנוספות, מצטבר ידע נוסף שעשוי להביא להתהוות שינויים בבקשה. בהחלטת הועדה נקבעה הלכה מצמצמת מאוד, על פיה זכות הבכורה תוכר רק אם נשוא התביעה נובע באופן ישיר וברור מן התיאור של הבקשה המקורית.
    נובע מכך, כי בקשה זמנית, בהיותה בקשה מקדמית, תצטרך להיות מפורטת מאוד על מנת להעניק זכות קדימה, ולמעשה, להתקרב מבחינת רמת הפירוט שבתיאור לרמתה של בקשת פטנט רגילה.
     
     
     
     
    גם באירופה ובעולם בכלל גוברת הנטייה להעניק הגנת פטנט להמצאות קשורות לתוכנה, אולם בקצב ובהיקף קטנים מההיקף בארה"ב.
    מרבית חוקי הפטנטים באירופה שוללים הענקת פטנט לתוכנת מחשב. סעיף 1(2) לחוק הפטנטים הבריטי מ- 1977[20] לדוגמה קובע במפורש כי תוכנת מחשב לכשעצמה ("as such '") אינה כשירה לרישום פטנט. חוק הפטנטים הגרמני חוזר גם הוא על קביעה זו.
    בנוסף לחוקי המדינות השונות קיימים באירופה הסדרים בינ"ל אחרות לרישום פטנטים. החשוב ביניהם הוא משרד הפטנטים האירופי, ה European Patent    Office (EPO). משרד זה, שמקום מושבו במינכן הוקם בשנת 1978 בהתאם לאמנת הפטנט האירופית, ה[21]EPC - שנחתמה במינכן ב- 1973 במטרה להקים רשות רישום ובחינה אחת למדינות מערב אירופה, תוך השארת דיני הפטנטים המקומיים בתוקפם.
    יש לציין כי בניגוד לאמנות בינ"ל אחרות בנושאי פטנטים (אמנת פריז ואמנת ה (PCT -המעניקים יתרונות דיונים בלבד לנתין מדינה זרה, מחילה אמנת ה-EPO את דין האמנה המהותי על כל המדינות החברות.
    באמנה זו חברות כיום עשרים וחמש מדינות: כל חברות האיחוד האירופי, מונקו, שוודיה, פינלנד וטורקיה והחל מסוף שנת 2002: בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, סלובקיה וסלובניה. כמו כן. נורבגיה אינה חברה באמנה אך תיקנה את חוקיה לפיה. בכל אחת ממדינות אלו ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט הן דרך משרד הפטנטים הלאומי והן דרך ה-  EPO. במידה והוגשה הבקשה דרך ה-ETO יהיה הפטנט תקף בכל אחת מהמדינות החברות שפורטו בבקשת הרישום.
    סעיף 2(52) לאמנת ה- EPC דומה מאוד לסעיף 2(1) הנ"ל לחוק הבריטי ולחוק הגרמני (שנוסחו בעקבות הסעיף באמנה). סעיף 52 לאמנה קובע:
                “52(1) European Patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.
                  52(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within die meaning of paragraph 1:
    (a) Scientific theories and mathematical methods; 
    (b) Programs for Computers;
       52(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European Patent relates to such subject matter as such.
    למרות סעיף זה, עם התפתחות תעשיית התוכנה אימץ משרד ה-EPO  גישה הקובעת כי תוכנה הינה בגדר המצאה המאפשרת רישום פטנט כאשר היא מהווה 'תרומה טכנית חדישה לאמנות ידועה'. "ההנחיות לבחינת רישום במשרד הפטנטים האירופי" שעודכנו ב- 1985 קובעות כי על הבוחנים להתרכז במהות תרומה טכנית זו ולא באופן בו היא מופיעה, כך שהיותן בצורת תוכנת מחשב אינה פוסלת אותן מרישום. ההנחיות קובעות כי על הבוחנים להתעלם מ:
    "...the form or kind of claim and concentrate on the content in order to identify the novel contribution which the alleged 'invention' claimed makes to the known art."[22]
    אולם אם תרומה זו מתבטאת רק בתוכנת המחשב עצמה או בתרומה לתפקוד המחשב אין היא כשירה לרישום:
    "If the contribution to the known art resides solely in a computer program, then the subject matter is not patentable in whatever manner it may be presented in the claims. for example, a claim to a computer characterized by having the particular program stored in its memory or to a process for operating a computer under the control of the program would be objectionable as a claim to the program per se..."[23]
    המונח "תרומה טכנית" אינו מוגדר באמנה או בחוקים שחוקקו לפיה כגון החוק הבריטי או הגרמני. ביהמ"ש הפדראלי העליון הגרמני קבע בשנת 1977 בעניין Disposition Program  כי 'אופי טכני" פירושו ביסוס על גורמים אחרים מאשר פעילות אינטלקטואלית אנושית.
    בעניין Gale[24] קיבל ביהמ"ש לערעורים הבריטי את עמדת רשם הפטנטים, שסירב לרשום פטנט על אלגוריתם שקבע דרך חישוב חדשה של שורש ריבועי, אשר הוטבע ב .ROM -ביהמ"ש דחה את טענת המבקש כי מדובר בחומרה וקבע כי החידוש היחידי בבקשה הינו הוראות החישוב, ואין ליחס משמעות לכך שמערכת ההוראות טבועה במעגל מיקרוסקופי ולא באמצעים מגנטים, אלא יש להתייחס למערכת זו כאל תוכנה.
    בפרשת Menashe v. Hill (15 במרץ, 2002) דן בית המשפט הבריטי בפטנט אנגלי בתחום ההימורים המקוונים. הפטנט נרשם לגבי מערכת מחשבים (שרת ומחשב אישי עם תוכנת דפדפן). הנתבע מיקם את אחד המחשבים בהולנד, שם לא נרשם הפטנט. בית המשפט הבריטי, לאחר שקבע שנתונה לו סמכות השיפוט בעניין קבע כי יהיה זה "מפלצתי" לאפשר למפרים להתחמק מתחולת הגנת הפטנט על ידי מיקום שרת האינטרנט במדינה זרה. עוד נקבע כי הלכה למעשה נעשה שימוש בפטנט האנגלי באנגליה אפילו אם חלק מהותי מהמערכת מוקם פיסית במדינה אחרת. מדובר באחת מההחלטות הראשונות באירופה בסוגייה ייחודית זו וייתכן שהיא תהווה בסיס לוגי להחלטות אחרות בעניין באירופה. בעניין תלוי ועומד ערעור. 
    מסיכום החלטות שניתנו בבתי משפט בריטיים או על ידי וועדה לערעורים של ה-EPO עולה כי ניתן להבחין בשני מאפיינים המקימים את התנאי של "התרומה הטכנית"[25]
    א)    כאשר התוכנה מגלמת תהליך הגורם לביצוע פעולה בעולם הפיזיקאלי מחוץ למחשב עצמו. כך לדוגמה אושר רישום פטנט על ידי ה-EPO על מערכת דיגיטלית לעיבוד תמונה של חברת Vicom המבוססת על תוכנת מחשב.[26]
    ב)    כאשר התוכנה פותרת בעיה טכנית במערכת אשר המחשב מהווה חלק ממנה. כאן לא ברור האם פתרון ושיפור בעיות תוכנה פנימית לכשעצמו יהווה תרומה טכנית כנדרש.
    מסיכום מקרים אלו לא ניתן עדיין להגיע להגדרה ברורה יותר של הדרישה הטכנית, החשובה בעיקר לגבי המקרים החלים בקטגוריה השנייה לעיל, ויש להמתין לפסיקה מפורטת יותר. אולם ברור כי הדרישה הארופאית הינה מחמירה יותר מהדרישה בארה"ב. כך למשל דחה בית המשפט הבריטי לערעורים את בקשתה של חברת Merrill-Lynch לרישום פטנט על אותה תוכנה אשר נרשמה כפטנט בארה"ב, כאמור בסעיף לעיל, עקב העדר הדרישה הטכנית.[27]
    גישה אירופאית זו מכונה גם דוקטרינת ה'אפקטים הטכניים', והיא מקבלת משקל רב גם במדינות אחרות בעולם. מדיניות זו הינה גמישה יותר ממדיניות הפטנטים הלאומית של רבות מהמדינות החברות באמנה (לדוגמה צרפת וגרמניה כאמור), וכך ניתן בכל זאת לרשום פטנט על תוכנה במרבית מדינות אירופה המערבית על ידי רישום דרך הEPO- (בתנאי כמובן שהתוכנה עומדת בתנאים שצויינו לעיל).
    התפתחות עדכנית בעניין הגנת פטנט לתוכנות מחשב באיחוד האירופי אירעה ב-20 לפברואר 2002, עת פירסמה מועצת האיחוד את הטיוטה לדירקטיבה חדשה בעניין הגנת תוכנה. הטיוטה כוללת, בין היתר, פירוט והגדרות בעניין היקף ותנאי ההגנה של דיני הפטנטים באיחוד לתוכנות מחשב.
     
    בישראל נדון עד עתה נושא הגנת פטנט על תוכנה רק בשני פסקי דין. בע"ש (ת"א) 80/501 רוזנטל נ' רשם הפטנטים[28] נדון ערעור על החלטת רשם הפטנטים לדחות בקשה לרישום פטנט על תהליכי חישוב למכונות cnc וnc-. השופט גולדברג קבע כי המצאה שעיקרה חישובים או תכנות לא ראויה להירשם כפטנט בהתאם לסעיף 3 לחוק הפטנטים. בכך אישר השופט את החלטת הרשם, שהתבססה בין היתר על החלטה קודמת, בבקשה מס' 37746 בעניין Honeywell.[29]
    בפסה"ד לא נעשה ניתוח משפטי מעמיק של סוגיית הגנת הפטנט על תוכנה, סוגיה אשר אז עדיין הייתה בחיתוליה גם בעולם, ופסה"ד עצמו לא עורר תהודה רבה בארץ. למעשה לאחר הגידול העצום במספר הפטנטים הכוללים תוכנת מחשב אשר נרשמו בעולם, גם בארץ נרשמו וקובלו, למרות פסק הדין, פטנטים רבים הכוללים תוכנת מחשב, ואף כאלו שעיקר החידוש או ה"התקדמות המצאתית בהם" היה תוכנת מחשב או תהליך ממוחשב והשיטה או האלגוריתם העומדים בבסיס התהליך.[30]
    לאחר שרישום פטנטים כאלו הכוללים תוכנת מחשב נעשה לעניין כמעט שבשגרה, נתן רשם הפטנטים בדצמבר 1993 החלטה בעניין United Technologies Corp., הדוחה לחלוטין רישום פטנט על תוכנה.[31] הרשם הסתמך על פסה"ד האמור בעניין רוזנטל, וקבע כי "סעיף 3 לחוק הפטנטים כפי שפורש בפסיקה אינו פוסל רק תוכנה כשלעצמה, אלא גם מחשב מתוכנת שעיקר חידושו מתבטא בתוכנה.." 
    שאלת המפתח בניתוח המצב המשפטי בארץ הוא פרוש המונח "תהליך" בסעיף 3 לחוק.[32] בפס"ד רוזנטל ובהחלטה זו פורש המונח כ"טיפול קונקרטי בחומר מסוים כדי לשנות את צורתו או מצבו." מכאן שהמצאה אשר החידוש היחידי בה הינה התוכנה או התהליך הממוחשב, כבשתי הבקשות האמורות (אשר לא כללו כל חומרה בה ייושם התהליך נשוא הבקשה), אינה מהווה תהליך לפי הגדרה זו, כיון שאינה משפיעה על חומר כלשהו.
    הרשם דחה את גישת פסק הדין האמריקאי בעניין Diehr והארופאי בעניין Vicom האמורים לעיל, אלא אימץ את דעת המיעוט בעניין Diehr, וקבע כי אין לאמץ את החלטת Vicom כיוון שסעיף 52 לאמנת הEPC- שונה מסעיף 3 לחוק הפטנטים הישראלי.
    אולם החלטת הרשם נהפכה בערעור. בפסק הדין בע"ש 23/94 (י-ם) United Technologies Corp  נ' רשם הפטנטים[33] הלך השופט ברנר בעקבות פסק הדין האמריקאי בעניין Diehr. השופט קבע תחילה כי יש לדון בבקשה כמכלול שלם ומלא, ובדומה להענקת פטנט על קומבינציה, כאשר האמצאה נבחנת בעצם השילוב של רכיבים מוכרים וידועים לכשעצמם, אין פסול מלרשום פטנט על אמצאה אך ורק מכיוון שהחידוש היחיד בה הוא ברכיב של תוכנת המחשב; זאת בתנאי כמובן שהאמצאה בכללותה ממלאת אחר דרישות הדין, ואינה "גיבוב (collocation) של גורמים, אשר אינם פועלים תוך קשרי גומלין להשגת מטרה אחידה שיש בה חידוש וצעד המצאתי..."
    באשר להגדרת המונח "תהליך" קבע השופט כי "התהליך צריך שיביא בסופו של דבר לתוצאה מסוימת שיהא בה משום חידוש והתקדמות טכנולוגית." במקרה הנדון דובר על מערכת שנועדה לווסת וליעל בעזרת תוכנת מחשב את זרימת הדלק למנוע מסוק, כך שתושג צריכה אופטימלית של דלק; בהקשר זה קבע השופט כי:
    "אין מקום לדרוש שתוכנת המחשב תשנה את מבנה המחשב, אלא די בכך שתוכנת המחשב תשנה את צריכת הדלק = שהיא התוצאה הסופית. כאשר התוכנה מחוברת לרכיבים פיזיים, מקבלת מהם, מעבדת ופולטת מידע והוראות, וכתוצאה מכך נגרמים שינויים אופטימליים בצריכת הדלק... ניתן בהחלט לומר ולקבוע כי שינויים אלה הם תוצאה של "תהליך" כהגדרתו בסעיף 3 לחוק הפטנטים."[34]
    למרות פסיקה תקדימית זו, נזהר השופט מקביעה רחבה מדי אשר תאפשר רישום פטנט על כל תוכנת מחשב. השופט איבחן את החלטתו מפס"ד רוזנטל האמור לעיל, ששם נדונה אמצאה שעיקרה תהליכי ושיטות חישוב, וקבע כי:
    "ואכן, הכל מסכימים, כי "תהליכים מחשבתיים" או "שלבים מחשבתיים" ואפילו תכנת מחשב מלאה (כשלעצמה) אינם כשירים לרישום כפטנט. מאידך, בעניינו, מדובר במערכת שרק אחד ממרכיביה הוא תכנת מחשב והיא איננה משקפת רק תהליך מחשבתי... שנית, בעניין רוזנטל אין כל יישום טכנולוגי ואילו במערכת שהמציאה המערערת מתרחשים תהליכים טכנולוגיים מוחשיים, המתבטאים בשינויים של מצב וזמן בפעילות שסתום הדלק שבמערכת הזנת המנוע של המסוק."[35]
    בקביעה זו אימץ השופט למעשה את גישת "האפקט הטכני" של משרד הפטנטים האירופי, ופסקי הדין החדשים שניתנו בארה"ב לא באים בה לידי ביטוי. למרות זאת פתח פס"ד זה את הדלת לרישום הגובר והולך של פטנטים על המצאות הכוללות תוכנת מחשב בישראל.
    שאלת תחולתם של דיני עשיית עושר בהקשר לדיני פטנטים נדונה לאחרונה בפני שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ד"ר גבריאל קלינג בפרשת Merck and Co., Inc v. Unipharm Ltd. (טרם פורסם). התובעת, חברת Merck האמריקאית הגישה אצל רשם הפטנטים בקשה לרישום פטנט על המרכיב האקטיבי בתרופה בשם "Fosalan" אותה היא משווקת בישראל, הנתבעת, יוניפארם, החלה משווקת אף היא תרופה הכוללת את אותה המרכיב האקטיבי. השופט קלינג קבע כי המרכיב האקטיבי שבפוסלן אינו מהווה חידוש טכנולוגי או התקדמות טכנולוגית חדשה, וכי אין להעניק פטנט על המרכיב האקטיבי. בנוסף, טענה התובעת כי מעשי הנתבעת היוו בגדר עשיית עשור שלא במשפט, קרי, שהנתבעת ניצלה את מאמצי השיווק של התובעת להחדרת התרופה לשוק הישראלי. השופט קלינג דחה את הטענה תוך שהוא מבחין בין ההחלטה לבין ההחלטה בפסק הדין א.ש.י.ר (ראו בכרך השני, דיני עשיית עושר). מקום בו מוצר אינו זוכה להגנת דיני הפטנטים ואם לא הופרו זכויות יוצרים ולא נעשה חיקוי מטעה שלו אזי ניצול מאמצי השיווק של אחר אינו מהווה בפני עצמו התעשרות שלא כדין. מעשיו של הנתבע, קבע קלינג, לא עלו כדי עשיית עושר, אלא היו למעשה פרקטיקה עסקית נהוגה.
     
    3.5.1 הצטרפות ישראל לאמנת הPCT-
    אמנת הPCT- הינה אמנה בה חברות למעלה מ80- מדינות בעולם, בהן כל המדינות המפותחות כגון ארה"ב ומדינות הקהילה האירופית.[36] האמנה מאפשרת למבקש הפטנט להגיש בקשת פטנט בו זמנית בכל או בחלק מהמדינות החברות לפי בחירתו, ובמקביל ליהנות מתקופה של עד שמונה עשר חודש נוספים מעבר לתקופת השנה המוענקת על ידי אמנת פריז, בטרם יאלץ לשלם במלואן את כל הוצאות התרגום והגשת הבקשות במדינות בהן בחר, למנות עורכי פטנט מקומיים וכו' (זו התקופה ה'בינלאומית' של בקשת הפטנט).
    במשך תקופה זו מקבל המבקש דו"ח חיפוש ודו"ח הערכה המסייעים לו בהערכת סיכויי הבקשה להירשם כפטנט. דוחו"ת אלו מסייעים גם למשרדי רשמי הפטנטים השונים במידה והחליט המבקש להמשיך לרישום פטנט במדינות היעד (זו התקופה 'הלאומית' של בקשת הפטנט).
    חוק הפטנטים, תשכ"ז- 1967 תוקן בשנת 1995,[37] ובין שאר התיקונים הוסף לחוק פרק ג'1, המסדיר בחוק את מנגנון ההצטרפות לאמנת הPCT-. חברות ישראל באמנה הינה בתוקף החל מיוני 1996.[38]
     
     
    המספר הגדל והולך של בקשות ופטנטים המוענקים לתוכנות או המצאות הקשורות לתוכנה, בעיקר בארה"ב, מעורר מחלוקת קשה בין אנשי המחשבים והמשפט בארה"ב ובעולם באם התגברות הנטייה להענקת פטנט על תוכנה תועיל או תזיק לענף התוכנה, והאם תוכנת מחשב בכלל ראויה להגנת הפטנט; להלן ידונו בקצרה יתרונותיה וחסרונותיה של הגנת פטנט על תוכנה לעומת הגנת זכויות יוצרים לפי המשפט האמריקאי, ואחריהם עמדות שני הצדדים.
     
     
    הפטנט מעניק הגנה גם על האלגוריתם העומד בבסיס התוכנה ולא רק על אופן או צורת ביטויו בתוכנה או במסכים כהגנת זכויות יוצרים. כך נמנעת הבעייתיות המתעוררת בקשר להיקף הגנת זכות היוצרים, אשר תוארה לעיל, והיכן שאלגוריתם זה הינו מרכיב בעל ערך רב בתוכנה, כגון שהוא חדשני ומיוחד, אך הוא ניתן לביטוי במספר דרכים שונות, הגנת הפטנט היא בלעדית ובעלת ערך רב, כיוון שייתכן שלא תתאפשר הגנת זכות יוצרים בפני ביטוי האלגוריתם בדרך אחרת.
     
    הפטנט מעניק כאמור מעין מונופולין על תחום ההמצאה, ולכן גם אם מוצר מפר פותח בנפרד אין הדבר מהווה הגנה בפני תביעת הפרה. אין גם צורך להוכיח העתקה בפועל כדי להצליח בתביעה, להבדיל מתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים.
     
    הגנת הפטנט מוענקת לכל המרכיבים המופיעים בבקשה ואין כאו את אי הודאות הקיימת בקשר להיקף הגנת זכויות היוצרים; כיוון שלא קיימת אי הודאות בקשר להיקף ההגנה אין צורך בשמירת סודיות והחתמת מורשי שימוש על הסכמי סודיות. הדבר מקל על סיחור התוכנה והפצתה.
     עקב המרכיבים שצוינו לעיל אכיפת ההגנה קלה יחסית. בעבר נדרש בעל פטנט להוכיח מעבר לכל ספק את הפרת הפטנט כדי לקבל סעד זמני (כגון צו מניעה זמני). אולם לאחר הרפורמה שבוצעה ב1982- מהווה בית משפט אחד את ערכאת הערעור לגבי כל תחומי הקניין הרוחני (ה -U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit). בימ"ש זה קבע כי הסעדים הזמניים המוענקים לבעל פטנט צריכים להיות זהים לאלו המוענקים לבעל קניין רוחני אחר.[39] כתוצאה מכך עליו להוכיח ב'אופן ברור' את ההפרה, כאשר לטובתו עומדת חזקת הרישום, ועל המתגונן נטל ההוכחה להראות את אי תקפות הרישום ולהראות כי 'מאזן הנוחות' נוטה לטובתו.
     
     
    קיימת עדיין אי בהירות בקשר לסוג התוכנות הניתנות לרישום כפטנט תחת ה"Statutory Subject Matter"-, כלומר אלו תוכנות ניתן לרשום כ"תהליך" ("Processes") או כ"מכונות" ("Machines"), ואלו אינן ניתנות לרישום (ראה לעיל). מצב זה גורם לכך שלעיתים קבלת או דחיית בקשה תלויה יותר בפרטים ה'קוסמטיים' שברישום הבקשה מאשר במהותה, ובמומחיות עורכי הפטנטים הרושמים אותה.
     
    ההגנה מוענקת רק ממועד הרישום והלאה. הרישום אורך בארה"ב בין מספר חודשים למספר שנים, כאשר זמן הרישום הממוצע הוא בערך שנתיים. בהתחשב באורך החיים המסחרי הקצר של מרבית התוכנות, ובכך שלא ניתן לקבל פיצויים לגבי המועד הקודם לרישום, דבר זה מהווה חיסרון רציני לעומת הגנת זכויות יוצרים הקיימת מזמן היצירה ללא צורך ברישום.
     
     גם עלות הרישום עצמה מהווה חיסרון לעומת הגנת זכויות יוצרים, בייחוד עבור חברות קטנות, שכן מדובר על כ2,000-$ עלות האגרות הממשלתיות לבדן, ללא שכר טרחת עורכי הפטנטים ועורכי הדין שיכול להגיע עד מעל ל10,000-$.        
     
     הגנת הפטנט לא תחול על תוכנה המשמשת כבסיס למאגר נתונים וגם לא על תיעוד נילווה לתוכנה.
    ה. איסור יצירת מונופולין
     בעל פטנט כפוף לאיסור שימוש לרעה בפטנט, כגון רישום פטנט על למנוע שימוש של אחר בלבד, ויכול להיות מחוייב לתת רשיון שימוש בתנאים סבירים כדי למנוע היווצרות מונופול.
     
    למגמה הגוברת של הענקת פטנטים לתוכנה קמה התנגדות חזקה מאוד הן מצד משפטנים והן מצד אנשי תוכנה. חששם העיקרי של המתנגדים הוא כי מגמה זו תפגע קשות בהתפתחותו של ענף התוכנה הדינאמי והיצירתי, מהסיבות הבאות:
    חשש ממונופול או קרטל של החברות הגדולות: הענקת בעלות על האלגוריתמים המהווים את בסיס התוכנה מונעת כל אפשרות של התפתחות והפרייה הדדית בין יצרני תוכנות שונות. בעיקר חוששים המתנגדים מרישום פטנטים על עקרונות אלמנטרים בתכנות, אשר ימנעו מיצרני תוכנה אחרים להשתמש בהם ללא הרשאה מבעל הפטנטים (ואף נטען כאילו הדבר דומה לרישום פטנט על התווים הראשונים בסימפוניה של בטהובן).
    החשש הוא בעיקר מהשתלטות חברות גדולות, שלרשותן עומדים סכומי הכסף, המשפטנים והזמן הדרוש על שוק התוכנה באמצעות רישום פטנטים על כל תוכנה חדשה אפשרית, תוך דחיקת וחניקת חברות התוכנה הקטנות. כך לדוגמה עולה מראיון עיתונאי[40]כי חברת MICROSOFT החלה כבר ב1989- להגיש כל תוכנה חדשה כדבר שבשגרה לרישום במשרד הפטנטים, במקהיל לרישומה במשרד זכויות היוצרים.
    מצב של אי ודאות: עד עתה, טוענים המתנגדים, ידע כי כל מחבר תוכנה כי הוא בעליה. מעתה המצב אינו ברור שכן ייתכן ומחבר תוכנה חדשה הפר מבלי לדעת פטנט קיים, והוא צפוי לתביעת הפרה ומתן פיצויים מבלי שאף ידע על ההפרה. אי ודאות זו אף מתחזקת בשים לב למספר הרב של בקשות הנמצאות בשלבי רישום ולזמן הרישום הארוך יחסית.
    אי הודאות קיימת גם מבחינת מבקש הפטנט: תנאי לרישום הוא שעל הבקשה להיות חדישה (Novel). פטנט המבוסס על מידע שכבר פורסם בכל מקום ואופן בעולם ביום פרסומו לא יהיה תקף. לצורך כך, די למתנגד לרישום, אף לאחר שהפטנט כבר נרשם, להוכיח כי פורסם user manual, מאמר או קטע source בעיתון מקצועי וכו' כדי לפסול את הפטנט. מבקש הפטנט אינו מסוגל מבחינה פרקטית לעבור על כל המידע האמור מפאת היקף החומר בו מדובר, בעוד שלמתנגד לרישום גישה למידע המוכיח כי ביום הגשת הבקשה, האלגוריתם ו/או הטכניקה כבר היו ידועים ומפורסמים כיוון שעקב השימוש בו הוא נתבע או מתנגד לרישום.
    אי מיומנות אנשי משרד הפטנטים בבחינת בקשות לרישום תוכנה: ההכרעה בבקשת רישום פטנט על תוכנה דורשת ידע נרחב במחשבים ותוכנה, עקב ההבחנות הדקות הנדרשות על פי החוק והפסיקה. לאנשי המשרד אין ידע כזה, ולכן גורל הבקשות תלוי במידה רבה באופן רישום הבקשה.
     
    המצדדים ברישום פטנט על תוכנה מבין המשפטנים טוענים כי נוצרה היסטריה לא מוצדקת סביב הנושא, כיוון שתנאי הרישום המחמירים מאפשרים רישום רק של תוכנות המהוות התקדמות המצאתית מועילה וחדישה, כאמור לעיל, וכי אלגוריתמים אינם ניתנים לרישום כלל בתור שכאלה.
    לטענתם המונופולין המובטח על ידי רישום הפטנט אינו פוגע אלא דווקא מעודד יצירתיות כדי לזכות בתמורה הכספית הצפויה. כמו כן תעודד הבלעדיות והתמורה הכספית הצפויה משקיעים מחוץ לענף התוכנה להשקיע כספים במחקר ופיתוח.
    ההגנה המוענקת לכל רכיבי בקשת הרישום וגילויה המלא ביומן הפטנטים תשים קץ לאלמנט אי הודאות באשר להיקף ההגנה המוענקת לתוכנה (האם כוללת גם את תרשימי התוכנה, צורת המסכים, הממשקים וכו') ותפסיק את אווירת החשדנות ושמירת הסודיות המאפיינת את ענף התוכנה, כאשר לרוב מתגלים הסודות המסחריים לאחר זמן ממילא.
    באשר לחוסר מיומנות אנשי משרד הפטנטים מודים המצדדים כי זוהי בעיה רצינית, אך טוענים כי כפי שהכשיר עצמו משרד הפטנטים לעסוק בחומים טכנולוגיים מסובכים אחרים (כגון ביוכימיה וכימיה מולקולארית) אין מניעה כי כך יעשה גם בתחום התוכנה. בקשר לכך הם מציינים כי משרד הפטנטים הגדיל את מספר העוסקים בקשות אלו ועורך קורסי הדרכה בנושא.
     
    ההכרעה בין הצדדים היא ללא ספק סבוכה וקשה לפיתרון, כיון שהבעייתיות המשפטית הנוצרת בהגנה על מתוכנת המחשב וההתפתחות המהירה הענף אינה מוצאת את פתרונה המלא לא בהגנת זכויות יוצרים ולא בהגנת הפטנט, שנוצרו שתיהן למטרות אחרות.
    כיוון שהפתרון של חקיקה ייחודית (Sui Generis) להגנה על תוכנת מחשב נדחה למעשה, יש להעדיף לדעתנו את הגנת זכויות היוצרים על פני הגנת הפטנט כאשר מדובר על הגנת התוכנה בפני עצמה, ללא היותה חלק מתהליך או חומרה כללית.
    פתרון זה הינו גם הפיתרון שנבחר על ידי הקהילה הארופית ומהווה את ההגנה העתידית על תוכנת מחשב באירופה. למרות שגם באירופה ניתן בתנאים מסוימים לרשום פטנט על תוכנה, עדיין יכול השוני. בין הגישות בארה"ב ובאירופה ליצור קשיים ואי ודאות בקרב חברות תוכנה ומשפטנים.
    למרות הבעייתיות והויכוח החריף בארה"ב נראה כי את מגמת ההרחבה ברישום פטנט על תוכנה שם ניתן לעצור או להסדיר רק באמצעות חקיקה של הקונגרס. אולם למרות כוונות לביצוע שינויים ורפורמה בחוקי זכויות היוצרים והפטנטים לא ברור מתי וכיצד יעשו שינויים אלו שייתכן ורק יגדילו את אי הודאות הכללית.
     
     
     
    במקביל לויכוח בין מצדדי ומתנגדי הגנת פטנט על תוכנה, חלה בשנים האחרונות מהפכה זוטא בהתייחסות בתי המשפט למתן הגנה של פטנט על שיטות לביצוע פעולות עסקיות ולניהול עסקים.
    3.7.1 פרשתState Street Bank[41]:
    בפרשה זו היה זה בנק הנקרא State Street אשר תקף פטנט שניתן לגבי שיטה ממוחשבת לניהול חשבונות, המשמשת לניהול מבנה השקעות של קרנות נאמנות, בטענה שהפטנט אינו תקף ואינו ניתן לאכיפה. בית המשפט District court במסצ'וסטס קיבל את טענתו של הבנק ופסק לטובתו.
    לאור פסיקה זו ערער בעל הפטנט (Signature Financial Group), ובערכאת הערעור נקבע כי הפטנט נרשם ביחס למכשיר ולא ביחס לתהליך, כי ההמצאה, בניגוד לטענת הבנק, אינה נכנסת לקטגוריה של אלגוריתם מתמטי, (אשר הוא אינו ניתן לרישום כפטנט) וכי אין כל מניעה שבחוק לרשום את השיטה האמורה כפטנט.
    בתמצית, פסק הדין קובע כי שיטות לביצוע עסקים נתונות לאותם קריטריונים הנדרשים בחוק לצורך רישום כל תהליך או שיטה, ובלבד שאלה יענו על כל שאר הקריטריונים הנדרשים כאמור.
    חשיבותו התקדימית של פסק דין זה כפי שנקבע ע"י ערכאת הערעור הינה בכך כי זוהי הפעם הראשונה בה נקבע בצורה חד משמעית כי שיטה לביצוע פעולות עסקיות הינה ברת רישום כפטנט וראויה להגנה ככזה.
     
    3.7.2 פרשת PriceLine – Microsoft:
    מקרה דומה לזה שנדון בפרשת State Street Bank, עוסק ברעיון עסקי הקרוי Conditional PurchaseOffer שמהותו "מכרז אלקטרוני הפוך", דהיינו מעין מכרז אשר בו הלקוח פונה לחברה מסחרית, למשל חברת תעופה, ומציע לרכוש כרטיס טיסה ליעד מסוים, בתאריך מבוקש ובמחיר נקוב על ידו. החברה בודקת את מצאי המושבים הפנויים שבידה ובמידת האפשר נענית להצעתו של הלקוח.
    חברת PriceLine היא זו אשר פיתחה את המודל האמור, כחלק ממגוון רחב של שירותים אותו היא מספקת, כך שאתר האינטרנט שלה ישמש כ"מתווך" בין הלקוח לבין חברת התעופה אליה הוא בוחר לפנות.
    לאחר פיתוח הרעיון ורישומו כפטנט בארה"ב, יצרה החברה קשר עסקי עם חברת מיקרוסופט לצורך הקמת מיזם משותף לשתיהן.
    במקביל להתנהלות העסקית שבין שני הצדדים, ובטרם נחתם ביניהן חוזה מחייב לשיתוף פעולה, יצאה מיקרוסופט, בסמיכות זמנים מפתיעה משהו, עם שירות אינטרנטי משלה אשר מאפשר לגולשים ברשת להשתתף במכרז בו הם יציעו הצעות מחיר להזמנת חדרים בבתי מלון, כל זאת בצורה המזכירה במידה רבה את הרעיון העסקי של חברת Priceline כאמור לעיל.
    חברת Priceline, הידועה כמי שמגנה בצורה עיקשת ועקבית על זכויותיה ועל קניינה ככל שהדברים נוגעים לעקרונות שפיתחה להתאמה בין מוכרים לקונים, מיהרה כצפוי להגיש תביעה משפטית ב U.S. District Court  בקונטיקט כנגד חברת מיקרוסופט, תוך שהיא טוענת טענות הפרה ביחס לאחד משלושה פטנטים הרשומים על שמה ואשר עוסקים בשירותים הקשורים לנקיבת מחיר ע"י צרכן תוך שימוש במערכת של מכרז.
    הפרשה הגיעה לאחרונה לסיום על דרך של פשרה במסגרתה פיצתה מיקרוסופט את Priceline בתשלומי Royalities.
     
    3.7.3 פרשת Amazon.com Ltd. V. Barnes & Novel Ltd
    ב- 28 בספטמבר 1999, נרשם לזכותה של חברת אמזון (Amazon.com) פטנט אמריקני שמספרו 5,960,411 שמטרתו לפשט את תהליכי הרכישה ברשת האינטרנט. הפטנט מאפשר לגולשים-קונים שרכשו כבר באתר הקניות של אמזון, לרכוש מוצרים מהאתר בלחיצה אחת (1-Click) , וזאת במקום לעבור מספר מסכים בדרך לקנייה.
    זמן קצר לאחר שהוענק לה הפטנט, הגישה אמזון תביעה לצו מניעה כנגד יריבתה הגדולה, בארנס ונובל (Barnes & Novel), אשר הפעילה שיטת מכירה דומה, בגין הפרת זכויותיה של אמזון בפטנט, צעד שהביא לסערה גדולה בעולם המשפטי, לכשניתן לאמזון צו מניעה המבוקש ע"י הערכאה הראשונה. מתן צו המניעה הביא ללחץ ציבורי אדיר על אמזון לוותר על הפטנט שלה או לפחות על אכיפתו. תחת הלחץ, פרסם מנהל אמזון, ג'ף בזוס, מכתב פומבי[42] ללקוחות החברה, בו הוא מציע רפורמה בדין הפטנטים האמריקני, במסגרתה תינתן הגנה לפטנט על שיטה עסקית של 3-5 שנים בלבד.
     
    צו המניעה שהוצא כנגד אמזון בוטל על ידי ערכאת הערעור ב- 14 לפברואר 2001, בשל ספיקות משמעותיים שהצליחה בארנרס ונובל להעלות באשר לשאלת היותו של הפטנט ראוי להגנה מלכתחילה. ספיקות דומים הועלו ע"י משרד הפטנטים היפני אשר סירב לרשום את הפטנט של אמזון ביפן[43]. יחד עם זאת,
    ערכאת הערעור לא הכריעה בשאלת תקפות הפטנט, ושאלת תקפותו נשארה פתוחה ותתברר רק אם תבחר אמזון להמשיך בתביעה, או להגיש תביעות נוספות בגין הפרת אותו הפטנט.
    יחד עם זאת, פרשת אמזון הביאה למודעות אדירה בארה"ב ובעולם באשר למדיניותו של משרד הפטנטים האמריקני לאפשר רישום פטנטים על פיתוחים עסקיים, ולהצפה במספר בקשות לפטנטים כאלו המוגשות ומתקבלות מדי שנה.
    3.7.4 ת.א. 1350/98 מארווקס בע"מ נ' חן-אילת 
    במרץ 2000 בית המשפט המחוזי בירושלים קבע, בדומה לפרקטיקה הנהוגה בארה"ב, קבע שמערכת ממוחשבת המפעילה תוכנת מחשב שמגלמת פונקציה תפעולית כלשהי, כשירה לרישום כפטנט.
    מכאן יוצא, שכל אימת שמערכת ממוחשבת או אמצעי ממוחשב מובילים לאפקט שימושי, חדש ומתקדם מבחינה המצאתית, יש להכיר בפועלו של הממציא ולהעניק פטנט בגין הפיתוח הממוחשב.
     
    3.7.5 בקשה לביטול פטנט 142049 Girafa.com Inc. נגד עודד מלניק, וואלה! תקשורת בע"מ ונטוויז'ך בע"מ.
    ב 28 בדצמבר, 2005 ביטל כבוד הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ פטנט שניתן בעבור "שיטה ותצוגה הכוללת רשימת אצרי אינטרנט". בהחלטה, מכריע כבוד הפוסק שהפטנט לא עמד בדרישת סעיף 4 לחוק הפטנטים[44]("החוק") שם מוגדרת דרישת החידוש כך:
    "אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –
    (1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה יפי פרטי התיאור;
    (2)על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל המקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנועדו בדרך זו."
    הטענות המשפטיות שהובילו לביטול נבעו מכך שהטכנולוגיה לתצוגה של אתרי אינטרט בצורת Thumbnails היתה קיימת במספר פרסומים קודמים בין השאר ב Windows 2000, אינטרנט אקספלורר, Cockburn[45] ומספר מקורות נוספים המפורטים בפרוטרוט בהחלטה.
    התקבלה גם הטענה שפטנט לא עמד בדרישת ה"התקדמת ההמצאתית" כפי שמוגדרת בסעיף 5 לחוק כך:
    "התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפי תאריך הבקשה בדרכים האמורות בסעיף 4"
    על אף שביטול הפטנט כשלעצמו נעשה לאור הטענות לעיל, הפוסק גם מנהל דיון בעניין פטנטביליות של תוכנת מחשב מול ההגנה שניתנת לתוכנות בגין זכויות יוצרים. במקרה זה אומר כבוד הפוסק "עניין לנו באמצאה שהיא בתחום התוכן, ודוק, לא תכנת מחשב אותה השווה החוקק ליצירה ספרותית, אלא בתוכן מובהק הלא הוא רעיון לתצורת פלט מחשב. ככזו אין האמצאה מהווה מוצר או תהליך טכנולוגיים ואינה כשירת פטנט."
     
    3.7.6 בקשת פטנט 131733 ע"י המבקש אלי תמיר
    החלטת רשם הפטנטים בפרשה הזו הינה החלטה מקיפה העוסקת במתן פטנט לפעולה עסקית וממנה ניתן ללמוד על המגמה הנוכחית בישראל לגבי רישום פטנטים על שיטה לפעולות עסקיות.
    ב 21 בספטמבר, 2006 נתן כבוד רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ד"ר מאיר נועם, החלטה מפורטת ומלומדת בעניין מגמת הרשם לאשר פטנט לשיטה לעשיית עסקים בישראל. החלטתו סוקרת את המצב בעולם כיום ואת הגישות השונות לסוג זה של פטנט בדגש על הגישות האמריקאיות והאירופאיות.
    החלטת הרשם מבחינה בין פטנט לפעולה עסקית לבין פטנט "היבריד", ומתייחסת באופן מפורש למגמות הרשם בעניין מחשבים, שיטות עסקיות ופטנטים היברידים בפרק ד של ההחלטה. ניתן ללמוד מההחלטה שתוכנת מחשב כשלעצמה איננה ניתנת לרישום כפטנט. הרשם מפנה לחוק זכויות יוצרים להגנה על הקוד של תכנת מחשב (תוך כדי ציטוט ספר זה) ומפנה לתיקון לחוק זכויות יוצרים אשר כוללת בהגדרת המנוח "יצירה ספרותית" גם קוד המחשב. על אף האמור לעיל, הרשם מכיר במערכת ממחושבת כמעיין "יצור כליים" הזכאית לטיפול "מיוחד" כאמצאה היברידית.
    "אמצאה היברידית הינה אמצאה שחלקה מצוי במרחב אמצאות כשירות הפטנט וחלקה במרחב האמצאות שאינן כשירות פטנט"[46].

    229

     
    הרשם רואה במערכות הממוחשבת אמצאות היברידית ולכן קובע כי "בתחום השיטות העסקיות המבוססות על מערכות מחשוב, בהן השיטה העסקית כשלעצמה אינה כשירה לפטנט אך מערכת המחשוב בכללותה המשמשת לביצוע השיטה העסקית היא כשירה לפטנט"[47].

     

     
    [1]450 U.S. 175, 101 S.C. 1048, 67 L.Ed 2d. (1981)
    [2] ס"ח תשכ"ז, 201,148; ס"ח תש"ן 2.
    [3] סעיפים 3 עד 6 לחוק.
    [4] תנאים מספר 1, 3, 4 ו5- נדרשים גם בארה"ב. ראה   .U.S 35 ,United States Patent Act.
    [5] פס'ד (1972) 63 U.S. 409 Gottschalk v. Benson..
    [6] לדיון ראשוני ראה :1988 ,D. Bender, Software Protection, White & Case, New YorkC.J. Millard, Legal Protection of Computer Programs and Data, London 91.p ,1985
    [7] ראה הערה לעיל.
    [8]Title 35 U.S.C. (1976) Section 101
    [9],Manual of Patent Examining Procedure, 1983 סעיף 2110
    [10]Survey of U.S. Business Software Patents, State Bar of Michigan, 56th Annual meeting, September 25-27, 1991.
    [11]Paine, Webber, Jackson & Curtis v. Merill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. 564 F. Supp. 1358 (1983)
    [12] לסיקור הנושא ראה ב- New York Times, מה3- ינואר 1994.
    [13]Stac Electronics v. Microsoft Corporation, Case No. USDC C-93-0413-ER (Bx).
    [14]33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994).
    [15]32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994).
    [16]No. 95-1054 1995 WL 286698 (Fed. Cir May 5, 1995).
    [17]42 F.ed 1376 (Fed. Cir. 1994).
    [18] את ההנחיות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפטנטים האמריקאי, בכתובת: HTTP://www.uspto.gov.
    [19]  the Uruguay Round Agreement Act, Pub. Law 103-465 (1994) במסגרת החוק שונתה גם משך תקופת הגנת הפטנט: מתקופה של 17 שנה החל ממועד רישום הפטנט לפני החוק הישן, למשך של 20 שנה החל ממועד הגשת בקשת הפטנט.
    [20]Patent Act 1977, 25-26 Eliz. 2, C. 37
    [21]European Patent Convention לפירוט ראו: נעמי אסיא, ישראל והשוק האירופאי ומשותף, נ.ד.י.ר. - מחשבים, 1990, ע’ 66.
    [22] הנחיות משרד הפטנטים האירופאי, ראו Millard, לעיל הערה 231, בע’ 105.
    [23] שם , שם .
    [24]Re Gale's Fatent Application. CA 13.12.90
    [25]N.Bohm & C. Rian, Are Computer Programs Patetable? Computer Law & Practice, Vol. 7, 1991, p.213. T 208/84
    [26][1987] 2 EPOR 74
    [27]RPC 561 CA [1989].
    [28] פ"מ תשמ"ד (3) 441, 449.
    [29] פורסם במבחר החלטות רשם  הפטנטים לשנים 1971-1974, כרך א' ע’ 1.
    [30] בעיקר, אך לא רק, פטנטים שנרשמו או קובלו בחו"ל. ראו למשל בקשה מס' 98145 למערכת אנימציה ממוחשבת, יומן הפטנטים תשנ"ד ע’ 252, בקשה מס' 97147 להתקן ושיטה להדפסה ממוחשבת, יומן הפטנטים תשנ"ד ע’ 591, בקשה מס' 98293 לשיטה להבחנה בין טקסט לגרפיקה, יומן הפטנטים תשנ"ד ע’ 613, ובקשות רבות נוספות.
    [31] בקשה מס' 68409, החלטה מיום 15.12.93, טרם פורסמה.
    [32] סעיף 3 לחוק הפטנטים, תשכ"ז- 1967 קובע: "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש בתעשייה או בחקלאות ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט."
    [33] טרם פורסם.
    [34] שם , בע’ 14.
    [35] שם , בע’ 15.
    [36] שמה המלא של האמנה הוא Patent Cooperation Treaty. האמנה נחתמה בוושינגטון ב1970-, ותוקנה ב- 1979 וב- 1984.
    [37] ס"ח 510 תשכ"ז, ע’ 148; ס"ח 1538 תשנ"ה ע’ 402. נושא כשירות המצאה בכלל וכשירות תוכנת מחשב בפרט להגנת פטנט לא השתנה בעקבות התיקון.
    [38] תקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים), תשנ"ו1996-, ק"ת 5757, ע’ 948.
    [39]Atlas Powder Co. v. Ireco Chemicals, 773 F.2d 1230 (F. Cir. 1985).
     [40]Businessweek , May 13 1991, p.64.    
    [41]State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)
    [42]  http://www.amazon.com/patents
    [43]  http://www.thestandard.com/article/0,1902,24439,00.html
    [44]  חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967
    [45]Cockburn A. Greenberg S. (1999), "Issues of Page representation and Organsiayion in weeb browers's revisitation Tools, Proceedings of the OZCHI'99 Australian Conference on Human Conference on Human Computer Inteaction November 28-30, Wagga Wagga, Australia.
    [46]  ראה בקשת פטנט 131733 ע"י המבקש אלי תמיר, ע"מ 20 וראה גם:
    http://www.computer-law.co.il/content/publications/content/articles/pictureEng.aspx?table=tblArticlesHeb&id=1
        [47]  ראה לעיל.
ניוזלטר
ניוזלטר